Este notorietatea unei mărci suficientă pentru o protecție totală?

 

În cadrul juridic comunitar există unele mărci comerciale înregistrate care pot accesa un nivel de protecție mai ridicat comparativ cu mărcile obișnuite. Vorbim despre mărcile care se bucură de așa-numita „notorietate”, atribut care derivă din faptul că au trecut printr-un proces intens de promovare pe piață și că au atins un grad ridicat de recunoaștere pentru publiculconsumator.

Această clasă privilegiată de mărci notorii conferă proprietarului dreptul de a bloca înregistrarea semnelor ulterioare identice sau similare indiferent de produsele sau serviciile pentru care sunt depuse la înregistrare, sau chiar dacă acestea din urmă sunt poziționate pe segmente de piață diferite.

 

 

Acest tratament apare din nevoia de a proteja funcția de publicitate și notorietatea mărcilor, pe care companiiletitulare le-au întreținut corespunzător cu tensiune creativă, calitate, continuitate în timp și, mai ales, investiții economice uriașe în campanii promoționale. Așadar, mărcile notorii – printre care se numără, de exemplu, HUGO BOSS, CALVIN KLEIN, GUCCI, ROLEX, APPLE etc. – transmit atât o anumită imagine cât și o promisiune referitoare la calitatea produselor, caracteristici care ar putea fi exploatate în mod necorespunzător de alte companii care încearcă înregistrarea unor mărci care sunt similare sau chiar identice, dar care desemnează categorii diferite de produse.

PUMA împotriva PUMA: o mare provocare

Tribunalul General al Uniunii Europene s-a pronunțat recent într-un litigiu, vechi de mai bine de 10 ani, intre cunoscuta companie germană de îmbrăcăminte sport  Puma SE și mai puțin cunoscuta companie coreeană, DN Solutions Ltd., producător de unelte și mașini industriale. Problema a plecat de la încercarea companiei coreene de a înregistra marca europeanăPUMA” 011376209/2012  (pentru categoria de mașini și unelte industriale aparținând Clasei 7, (cum ar fi: „strunguri; strunguri cu comandă numerică; centre de prelucrare; centre de strunjire; mașini de descărcare electrică”). Compania germană, la acea vreme, a formulat opoziție împotriva cererii de înregistrare a mărcii, invocând reputația mărcii sale anterioare și protecția ulterioară a mărfurilor în consecință.

Puma SE a încercat astfel să interzică DN Solutions Ltd. să înregistreze o marcă comercială substanțial identică cu a sa, chiar dacă se referă la produse total diferite de sfera sa operațională. Compania germană a susținut că utilizarea cuvântului „PUMA” pentru utilaje industriale de către compania coreeană a afectat reputația mărcii sale, deoarece a creat o asociere a semnului „PUMA” cu produse total diferite și, în consecință, i-a diluat caracterul distinctiv. Totodată, compania coreeană ar fi profitat necuvenit de reputația mărcii „PUMA”, exploatând indirect investițiile în activități promoționale realizate de compania germană.


 

 

DN Solution Ltd

 

versus

 

Puma SE

 

În decizia sa din 21 decembrie 2022, Tribunalul Uniunii Europene a confirmat teza similitudinii dintre mărcile comparate (care apar aproape identice în afară de mici diferențe estetice) și nivelul excepțional de recunoaștere a mărcii „PUMA” pentru articolele de îmbrăcăminte și încălțăminte sport. Cu toate acestea, acest lucru nu a fost suficient pentru a valida nivelul de protecție sporită a reputației mărcii urmărit de Puma SE.

Diferența de audiență fiind relevantă, Judecătorul a confirmat ipoteza potrivit căreia mărcile aflate în conflict sunt destinate către două grupuri de consumatori distincte și nesuprapuse, și prin urmare poate fi exclusă o intersecție între utilizatorii uneia și cei ai celeilalte mărci. Pe de o parte, așadar, există publicul interesat de produse de îmbrăcăminte sport purtând cunoscutul brand „PUMA”, care este format din publicul larg, probabil fără abilități specifice; pe de altă parte, însă, există ansamblul profesioniștilor din sectorul industrial care, folosesc utilaje cu un conținut tehnic ridicat, marcate tot cu marcaPUMA”, dar produse ale companiei coreene. În acest sens, Curtea a respins argumentul Puma SE conform căruia această subdiviziune dihotomică a populației ar fi artificială, întrucât chiar și publicul profesionist este inevitabil expus fluxurilor de informații din mass-media generală și, în consecință, este supus efectelor notorietății dobândite de marcaPUMA” aplicată produselor sportive. Compania germană a adăugat că zonele operaționale ale celor două companii sunt supuse contaminării reciproce. Pe de o parte, nu poate fi exclus ca o companie activă în sectorul îmbrăcămintei să-și extindă gama pentru a include articole destinate utilizării de către operatorii profesioniști care intra în contact cu marca DN Solutions Ltd. Pe de altă parte, nu poate fi exclusă posibilitatea o firmă specializată în produse tehnice să furnizeze uniforme pentru angajați sau să comercializeze haine cu marca PUMA pentru public. Aceste posibile invazii ale domeniului ar duce la o confluență în publicul consumatorilor interesați de produsele „PUMA”.

În replică, Curtea a insistat asupra faptului că produsele care poartă mărcile în cauză sunt atât de îndepărtateși diferite încât nu există pericolul publicul să stabilească o legătură între îmbrăcămintea sport care poartă cunoscuta marcă germană „PUMA” și echipamentele tehnice care poartă denumirea „PUMA”. Mai ales că, posibilitatea unei colaborări între o companie activă în sectorul modei și una care produce articole electro-mecanice pentru o piață specifică și restrânsă este foarte puțin probabilă. Judecătorul a subliniat, de asemenea, că Puma SE nu a reușit să demonstreze într-o manieră suficient de clară și detaliată modul în care utilizarea mărcii „PUMA” de către compania coreeană, poate evoca marca sa „PUMA”. În acest sens, Curtea a făcut observația că, pentru acest caz concret, nivelul probatoriu trebuie să fie mai ridicat, întrucât cuvântul în litigiu are un înțeles prezentat complet de dicționare și enciclopedii, respectiv acela de „pumaca specie de felină aparțînând regnului animal. Așadar, din punct de vedere conceptual acest termen exprimă un alt sens chiar înainte de a se identifica cu cunoscutul brand de produse sportive „PUMA”.

Marca notorie are o protecție consolidată, dar nu absolută

Decizia în aceasta cauză ar putea părea în contradicție cu problema protecției mărcilor notorii, așa cum prevede legislația Uniunii Europene. Pe de o parte, Judecătorul recunoaște reputația mărcii, care are ca obiectiv protejarea semnului distinctiv pentru alte produse decât cele tipice, pe de altă parte, neagă recunoașterea unei astfel de protecții date fiind diferențele foarte mari între produsele care se compară.

Cu toate acestea, două particularități ale cazului de mai sus par a fi decisive: faptul că sectoarele din care fac parte produsele celor două companii sunt total divergente și că denumirea „PUMA” în vocabularul actual exprimă un concept precis. Acești doi factori împiedică consumatorii să stabilească o legătură între produsele DN SOLUTIUON Ltd. și marca notorie aparținând Puma SE.

Acest verdict confirmă abordarea autorităților europene de a nu acorda o protecție sporită mărcilor notorii care sunt incapabile să se disocieze complet de natura produselor. Va fi interesant de văzut dacă Puma SE va decide să conteste și această hotărâre, în fața Curții de Justiție, și care va fi temeiul legal invocat.

Inregistrare marci, inregistrare marci OSIM, osim inregistrare marca, marca inregistrata, inregistrare marca OSIM, OSIM inregistrare marca, inregistrare marca europeana, inregistrare marca EUIPO, WIPO, OSIM, cum inregistrez o marca la OSIM, cum inregistrez o marca la EUIPO, cum inregistrez o marca la WIPO, marca europeana, marca internationala, osim verificare marca, adresa osim, avocat proprietate industriala, bopi marci, brand osim, calculator taxe osim, cat cosat inregistrarea la osim, cat costa inregistrarea unei marci la osim, cat costa sa inregistrezi o marca, cat costa sa inregistrezi o marca la osim, cat costa sa inregistrezi o marca la EUIPO, cat costa sa inregistrezi o marca la WIPO, consilieri in proprietate industriala, protectmark, euipo, inregistrare brand osim, inregistrare brand, consilier proprietate industriala, consilier PI, avocat proprietate industriala.

(sursa foto: puma.com)

Utilizarea unei mărci tridimensionale în comerț într-o formă diferită de cea în care a fost înregistrată poate fi considerată o utilizare reală a mărcii respective?

În 2018, Trebor Robert Bilkiewicz a depus o cerere de revocare la Oficiul Uniunii Europene de Proprietate Intelectuală (EUIPO) a unei mărci tridimensionale, în temeiul articolului 58 din Regulamentul 2017/1001 privind marca europeană ce prevede decăderea din dreptul la marcă din cauza neutilizării acesteia.
Marca tridimensională contestată a fost înregistrată astfel:

şi a fost folosită pe piaţă împreună cu un ambalaj colorat pe care apar scrise cuvintele BIG BABY POP!, de asemenea înregistrate ca marcă, astfel:

Produsele vizate de marca în litigiu fac parte din clasa 30 şi se referă la produse de cofetărie, bomboane, dulciuri și șerbeturi.
În apărarea sa, solicitanta mărcii tridimensionale The Topps Company Inc. a prezentat dovezi pentru a stabili utilizarea reală a mărcii contestate, însă în anul 2020, divizia de anulare a admis cererea de revocare pentru toate produsele acoperite de marca contestată. The Topps Company a formulat recurs la Camera a doua de recurs a EUIPO, care a respins iniţial recursul, întrucât marca contopea elemente figurative și verbale suplimentare, formând astfel un alt semn. Ulterior, Tribunalul a concluzionat că elementele figurative și verbale care acoperă marca în litigiu, așa cum sunt utilizate, chiar dacă au facilitat determinarea originii comerciale a mărcii, nu au modificat caracterul distinctiv al acesteia.
Potrivit jurisprudenței, dobândirea caracterului distinctiv poate rezulta din utilizarea, ca parte a mărcii înregistrate, a unui element al acesteia și din utilizarea unei mărci separate în legătură cu marca înregistrată. În aceste cazuri, este suficient ca, în urma unei astfel de utilizări, categoria de persoane în cauză să perceapă efectiv produsele sau serviciile, desemnate exclusiv prin marca solicitată, ca provenind de la o anumită întreprindere. În plus, persoana care solicită înregistrarea trebuie să dovedească că numai această marcă, spre deosebire de orice altă marcă, identifică întreprinderea particulară de la care provin produsele.
În consecință, o marcă înregistrată care este utilizată numai ca parte a unei mărci compuse sau împreună cu o altă marcă trebuie să fie percepută în continuare ca un indicativ al originii produselor în cauză pentru ca această utilizare să fie acoperită de termenul „utilizare autentică” în sensul articolului 18 din Regulament.
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a confirmat, de asemenea, că o marcă tridimensională ar putea fi utilizată împreună cu un element verbal, fără a pune neapărat sub semnul întrebării percepția consumatorului asupra formei produsului ca indicând originea comercială a acestuia. Faptul că marca BIG BABY POP! a facilitat determinarea originii comerciale a bomboanelor în cauză nu a fost de natură să modifice caracterul distinctiv al mărcii tridimensionale constând în forma sau aspectul acestor produse.
Deși este adevărat că, în cazul utilizării în comun a unei mărci tridimensionale cu o altă marcă, poate fi mai ușor de stabilit modificarea caracterului distinctiv al mărcii tridimensionale decât modificarea caracterului distinctiv al celeilalte mărci, trebuie să se rețină că, în sectorul relevant al cofetăriilor și al bomboanelor, combinarea unei forme tridimensionale cu elemente verbale sau figurative suplimentare este relativ comună. Întrucât marca în cauză avea un caracter distinctiv mediu (forma biberonului pentru dulciuri din zahăr și bomboane), s-a considerat că elementele figurative și verbale care acopereau marca în litigiu, așa cum sunt utilizate, chiar dacă ar fi putut facilita determinarea originii comerciale a produsului, nu au modificat caracterul distinctiv al mărcii contestate.
În ceea ce privește elementele figurative și verbale incluse în marca contestată, Tribunalul a reținut că marca BIG BABY POP!, deși ocupa într-adevăr o parte semnificativă a suprafeței produsului, aceasta făcea aluzie la forma biberonului.
Tribunalul a motivat că cerințele care se aplică verificării utilizării reale a unei mărci, în sensul articolului 18 alineatul (1) din Regulamentul 2017/1001 privind marca europeană, sunt analoge cu cele referitoare la dobândirea caracterului distinctiv prin utilizare în scopul înregistrării. În plus, faptul că publicul relevant poate să fi recunoscut marca tridimensională contestată ca făcând trimitere la o altă marcă care desemna aceleași produse și care a fost utilizată împreună cu marca în litigiu nu înseamnă neapărat că această marcă nu a fost utilizată.

Ţinând cont de jurisprudența din ce în ce mai abundentă privind mărcile neconvenţionale, Tribunalul UE a constatat că utilizarea unei mărci europene tridimensionale cu elemente figurative și verbale suplimentare faţă de felul în care a fost înregistrată nu a modificat caracterul distinctiv al mărcii respective. Ca urmare, înregistrarea nu a putut fi revocată din cauza neutilizării. (sursa foto: https://euipo.europa.eu)

(articol documentat si redactat de jurist Alexandra BELCHIM – Consultant PI ProtectMARK)